一、基本案情

  申请人:上海理工大学

  被申请人:沪江教育科技(上海)股份有限公司

  争议商标:第14207876号“沪江”商标、第17656015号“沪江网校 HJCLASS.COM及图”商标、第5700432号“沪江英语”商标(以下称争议商标一、二、三)

  争议商标一、二由被申请人分别于2014年3月19日、2015年8月13日申请注册,2017年8月21日、2017年9月7日获准注册;争议商标三由伏彩瑞于2006年11月3日申请注册,2013年9月28日核准注册,该商标于2015年8月21日转让给被申请人。3件争议商标核定使用在第41类“教育;培训”等服务上。后上述3件争议商标被申请人提出无效宣告申请。

  申请人主要理由:一、“沪江”是申请人前身“沪江大学”校名的一部分,申请人合法承继沪江大学。二、被申请人法定代表人伏彩瑞在申请人外语学院就读期间参与申请人投资建设的“沪江语林网”工作。伏彩瑞与申请人之间具有特定关系,争议商标违反了《商标法》第十五条第二款规定。三、争议商标损害了申请人“沪江”知名服务特有名称权,是对申请人在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注。争议商标违反了《商标法》第三十二条规定。综上,申请人请求宣告争议商标无效。

  被申请人答辩主要理由:一、伏彩瑞创建“沪江网”的前身“沪江语林”,2003年“沪江网”正式上线,经宣传及使用,“沪江”已具有一定知名度。二、沪江大学于1952年解散,申请人沿用的是沪江大学的原址,无继承关系。三、“沪江语林网”从始至终属于伏彩瑞个人。伏彩瑞曾义务用网站为申请人外语学院设立专栏,但并不意味着该网站就是申请人的。伏彩瑞创办沪江网后与申请人及其外语学院保持合作关系,且伏彩瑞被申请人评为杰出校友。争议商标未违反《商标法》第十五条第二款规定。四、申请人对于“沪江”标识并无任何在先权益,沪江并非申请人字号,且争议商标不存在抢注情形。综上,请求维持争议商标的注册。

  申请人质证请求对本系列案件口头审理。

  二、口审处理

  国家知识产权局在了解案情的基础上,考虑双方当事人均提交大量证据,且案情较为复杂,决定对“沪江”系列商标无效宣告案件进行口审。2019年9月19日,国家知识产权局在上海商标审查协作中心对本系列案件口头审理。双方当事人就争议焦点进行充分的说明和辩论,并提供相关证据。

  三、裁定结果

  国家知识产权局经审理认为,沪江语林网系申请人外语学院发起建设,申请人予以资助,并指派教师指导、监督。伏彩瑞等学生为网站主要操作员。伏彩瑞以个人名义注册网站域名并运营维护,媒体进行了相关报道,申请人并未对此提出异议。申请人还将伏彩瑞在其校友网中进行宣传,并与被申请人之间有合作。前述事实表明在被申请人注册“沪江”商标前,申请人对伏彩瑞宣传“沪江语林”及使用“沪江英语”的行为持默许态度。此外,申请人与“沪江大学”具有历史渊源,“沪江”为其在教育等服务上在先使用的未注册商标。伏彩瑞作为申请人的学生对此知晓。故被申请人将争议商标一“沪江”注册在教育等服务上违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。争议商标二、三与“沪江”一词整体存在差异,被申请人提交的证据能够证明争议商标二、三在网络教育领域获得了一定知名度和市场声誉,并与被申请人形成对应关系。国家知识产权局认为,争议商标二、三未违反2013年《商标法》第十五条第二款的规定。

  四、典型意义

  商标评审案件的口审按惯例,当事人双方须前往北京参加口审,本系列案件的口审系在京外进行商标评审案件巡回评审,也是开展商标评审案件巡回评审试点工作的一次尝试。巡回评审以便民利民为目的,节省当事人维权时间、维权成本,运用口头审理与书面审理相结合的方式,查明案件事实,保障当事人合法权益。

  本系列案件重点、难点在于双方当事人特定关系的认定,以及争议商标与申请人在先使用商标近似程度的判定。

  本系列案件中,国家知识产权局对2013年《商标法》第十五条第二款的“其他关系”作出扩张解释,即是否属于本款所规定的其他关系,应限定为与合同业务往来等性质相近的关系,但不限于商业关系或者职务、身份关系。对“其他关系”作出扩张解释,是对扩大当事人维权范围的体现,可有效遏制商标抢注行为,维护市场经济秩序。

  2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的是维护诚实信用原则,制止不公平竞争。从本系列案件审理来看,恶意的判定是争议商标与申请人在先使用商标近似程度判定的重要衡量标准。国家知识产权局考虑到“沪江语林”网的创办,申请人与伏彩瑞都投入了人力物力,被申请人基于沪江语林网创办沪江网校并无恶意,且沪江英语、沪江网校已具有一定知名度和影响力,亦考虑到申请人与“沪江大学”的历史渊源和其对“沪江”商标的在先使用情况,沪江文字不宜为一家独占,申请人及被申请人宜在附着明显区别部分的情况下合理使用“沪江”文字,才能够起到区别服务来源的作用,不会造成公众混淆误认。综上,在涉及特定关系人的案件时,应当结合2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的,遵循诚实信用原则,保护在先权利,制止不公平的竞争行为。

  争议商标一:

 

  争议商标二:

 

  争议商标三: